Voor de duidelijkheid: observeren of opponeren?

Wie de octrooipositie van zijn concurrenten nauwgezet bijhoudt, kan op enig moment constateren dat één van die concurrenten een octrooi heeft aangevraagd dat een belemmering zou kunnen vormen, als het daadwerkelijk verleend wordt. Mogelijk kan er bij het ontwikkelen van nieuwe producten rekening gehouden worden met het octrooi van de concurrent en daarmee het risico op inbreuk gemeden. Maar dat is niet altijd het geval.

Voor meerdere opdrachtgevers volgen wij daarom Europese octrooiaanvragen van hun concurrenten en sturen we notificaties als er iets gebeurt in de procedure.

In sommige gevallen lijkt er een octrooi aangevraagd met een zodanig brede beschermingsomvang dat het twijfelachtig is of het in de vorm waarin het is aangevraagd wel verleend zal worden.

Het eenvoudigst is het wanneer uit de schriftelijke communicatie van het Europees octrooibureau blijkt dat ze het octrooi niet of met een zodanig beperkte beschermingsomvang zullen verlenen dat de kans op een conflict vanzelf geweken is. Dan hoeft er niet per se iets te gebeuren.

Maar het kan ook zijn dat er wel een conflict dreigt, en dan is er actie gewenst. En die kunnen we op verschillende momenten en manieren ondernemen.

Observeren (“third party observations”)

Zolang een Europese octrooiaanvrage nog niet verleend is kunnen derden hun observaties kenbaar maken. In een voorkomend geval doen wij dat voor onze opdrachtgevers, waarbij we desgewenst anoniem kunnen blijven. Daarbij kunnen we aangeven waarom we van mening zijn dat de claims van het aangevraagde octrooi niet nieuw of inventief zijn, waarom wat er geclaimd wordt technisch niet nawerkbaar is, of dat het niet duidelijk is wat er wel en niet onder die claims valt. Het is echter aan het Europees octrooibureau om in het verleningstraject al dan niet rekening te houden met de ingediende argumenten. Als observator worden we hier verder niet in gekend.

Met het indienen van observaties kun je dus al vroeg in het verleningstraject je visie kenbaar maken, maar je invloed is beperkt.

Oppositie

Zodra een Europees octrooi verleend is, kunnen derden een oppositieprocedure starten. Ook dit doen wij in de regel namens onze opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever weer anoniem kan blijven. Ook in een oppositie kunnen wij aangeven waarom we van mening zijn dat de claims van het aangevraagde octrooi niet nieuw of inventief zijn en waarom wat er geclaimd wordt technisch niet nawerkbaar is. Over de duidelijkheid van eenmaal verleende claims gaat het Europees octrooibureau echter geen discussie meer aan.

In tegenstelling tot de mogelijkheid tot het indienen van observaties, is er aan de oppositieprocedure daarnaast een officiële fee verbonden. Voor dat geld word je als opposant partij in de procedure, en kun je je argumenten schriftelijk, en uiteindelijk tijdens een hoorzitting ook mondeling toelichten. Dat maakt dat er in de meeste gevallen voor gekozen wordt om eerst maar eens af te wachten of er daadwerkelijk een octrooi verleend wordt, en als dat het geval is van de oppositieprocedure gebruik te maken. Het risico om kruit te verschieten doordat het Europees octrooibureau belangrijke argumenten die je als observatie indient niet in behandeling neemt, of zich eenzijdig laat overtuigen door de octrooiaanvrager, is namelijk groot.

Vind je echter dat de claims zo onduidelijk zijn dat er louter om die reden al geen octrooi verleend zou moeten worden dan is het indienen van observaties de enige mogelijkheid om dat kenbaar te maken. Mijn recente ervaring is dat het Europees octrooibureau die bezwaren, als je ze zelf (wel) duidelijk uiteenzet, bijzonder serieus neemt. In het geval waarin ik ze indiende gaf het Europees octrooibureau aan onze mening te delen en geen mogelijkheid meer te zien om octrooi te verlenen.

Het indienen van observaties mag dan wel niet de meest gemaakte keus zijn; in bepaalde gevallen is het een bijzonder doeltreffend middel. Laat (daarover) geen onduidelijkheid bestaan!