Octrooi aanvragen buiten Nederland

Informatie over aanvragen van octrooi in het buitenland.

1. Wanneer wordt besloten tot indiening van aanvragen buiten Nederland?

Bij voorkeur wordt kort voor het verstrijken van het prioriteitsjaar van een eerste octrooiaanvrage besloten voor welke landen buiten het land van eerste indiening eveneens bescherming wordt gezocht. Hierdoor vallen de kosten voor de eventuele buitenlandse indiening pas een jaar na de eerste indieningsdatum. Een niet onbelangrijk extra voordeel van het uitstellen van de beslissing tot buitenlandse indiening met bijna één jaar is dat er op het moment van beslissen extra informatie beschikbaar kan zijn, zoals voortschrijdend technisch inzicht, marktinformatie en het nieuwheidsrapport.
2. Wat zijn de keuzemogelijkheden voor indiening van octrooiaanvragen buiten Nederland?

Een eerste mogelijkheid is het, doorgaans door een lokale vertegenwoordiger, indienen van één of meerdere nationale octrooiaanvragen. Dit wil zeggen dat er bij één of meerdere nationale octrooiverlenende instanties onder het lokale octrooirecht aanvragen ingediend worden.

Een tweede mogelijkheid is het indienen van één of meerdere regionale octrooiaanvragen. Dit wil zeggen dat er voor meerdere landen gelijktijdig octrooi wordt aangevraagd bij één of meerdere (supranationale-)organisaties. Een voorbeeld hiervan is de Europese octrooiaanvrage.

Een derde mogelijkheid betreft een bijzondere octrooiaanvrage voor meerdere landen (tot maximaal meer dan 140 landen) gelijktijdig: de zogeheten PCT-aanvrage, ook wel bekend als Internationale Octrooiaanvrage. Deze Internationale Octrooiaanvrage maakt het mogelijk de keuze voor het doorzetten van de Internationale Octrooiaanvrage in gewenste landen uit te stellen tot 30 maanden na de prioriteitsdatum. Ook combinaties van de genoemde mogelijkheden komen veelvuldig voor. Voor het bepalen van de in een specifieke situatie beste strategie is het wenselijk overleg te voeren met een octrooigemachtigde.
3. Wat is een nationale octrooiaanvrage?

Een nationale octrooiaanvrage is een octrooiaanvrage die direct wordt ingediend bij de octrooiverlenende instantie van een bepaalde staat. Voorbeelden zijn een Amerikaanse octrooiaanvrage (die kan leiden tot een octrooirecht in de V.S.), een Japanse octrooiaanvrage of een Duitse octrooiaanvrage. Een nationale octrooiaanvrage moet worden ingediend volgens de lokaal geldende wetgeving. Hoewel de octrooiaanvrager in de meeste landen zelf de octrooiaanvrage kan indienen, is een in nagenoeg alle landen geldend voorschrift dat voor verdere procedurele handelingen een lokaal gekwalificeerde octrooigemachtigde wordt vereist. De nationale octrooiaanvrage zal volgens de aldaar geldende wetgeving een verleningsprocedure doorlopen, om in geval van gunstige beoordeling te resulteren in een nationaal octrooi.
4. Hoe lang duurt een nationale octrooiverleningsprocedure?

De tijdsduur van verleningsprocedures in de verschillende landen loopt zeer uiteen. De tijd tot verlening kan uiteenlopen van enkele maanden tot meer dan 10 jaar. In de U.S.A. zal de verleningsprocedure in een normaal geval enkele jaren vragen. In Japan is het mogelijk de aanvrage eerst maximaal 3 jaar te laten rusten voor de daadwerkelijke verleningsprocedure een aanvang neemt.
5. Wat is een regionale octrooiaanvrage?

Een regionale octrooiaanvrage is een bij een centrale organisatie voor meerdere landen gelijktijdig ingediende octrooiaanvrage. Middels een centrale verleningsprocedure resulteert de gemeenschappelijke aanvrage in geval van een gunstige beoordeling in meerdere nationale octrooien. In het bijzonder voor Europa wordt veel gebruik gemaakt van de centrale verleningprocedure voor meerdere landen. Regionale octrooiaanvragen zijn ook mogelijk in Afrika, Zuidoost Azië, en een deel van de voormalige Sovjet Unie.
6. Voor welke landen geldt een Europese octrooiaanvrage?

Door middel van een Europese octrooiaanvrage is het mogelijk octrooi aan te vragen voor een selectie uit maximaal 38 landen, te weten: Albanië, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Joegoslavische Republiek Macedonië, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland. Naar wens is het ook mogelijk de Europese verleningsprocedure te benutten voor uitbreiding van de bescherming naar maximaal 2 extra landen. Dit zijn Montenegro en Bosnië & Herzegovina.
7. Hoe verloopt een Europese octrooiverleningsprocedure?

Na indiening van een Europese octrooiaanvrage wordt een verleningsprocedure mét inhoudelijke toetsing doorlopen. Dit wil zeggen dat niet alleen voor de aanvrage een nieuwheidsrapport wordt opgesteld, maar dat bovendien een toetsing aan de verleningscriteria (nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid) wordt uitgevoerd. Tijdens deze verleningsprocedure voert de aanvrager (of zijn octrooigemachtigde) onderhandelingen met de Europese Octrooiraad om een octrooi tot verlening te brengen. Hierbij is diepgaande kennis van de geldende octrooiwetgeving en jurisprudentie noodzakelijk. De onderhandelingen worden in eerste instantie schriftelijk gevoerd en kunnen resulteren in een zitting waarin de onderhandelingen mondeling worden gevoerd.
8. Hoe lang duurt een Europese octrooiverleningsprocedure?

In geval van een normale octrooiverleningsprocedure zullen enkele malen argumenten (en gewijzigde stukken) worden uitgewisseld. Afhankelijk van de wensen van de aanvrager zal de verleningsprocedure gewoonlijk tussen 2-5 jaar duren. In geval van spoedeisend belang kan de verleningsprocedure worden versneld, daarbij dient ook de aanvrager mee te werken aan een snelle uitwisseling van argumenten en stukken.
9. Wat gebeurt er na verlening van een Europees octrooi?

Na verlening waaiert het centraal verleende Europese octrooi uiteen in nationale rechten. Hiervoor dienen in de meeste landen door een lokale octrooigemachtigde beëdigde vertalingen te worden ingediend in één van de landstalen. Overigens neemt men in een aantal Europese landen, waaronder Nederland, genoegen met een vertaling van de conclusies in plaats van de volledige tekst; dit betekent vaak een interessante besparing in de vertaalkosten. Voor de verdere instandhouding en handhaving van het octrooi kan het langs de Europese route verleend octrooi met een nationaal octrooi worden vergeleken. Dit wil zeggen dat de eventuele instandhoudingstaksen aan de nationale octrooiraden moeten worden voldaan en dat voor de handhaving gebruik gemaakt moet worden van de nationale rechtsprocedures.
10. Wat is zijn de voordelen van een Europese octrooiaanvrage?

Middels een enkele (gecentraliseerde) octrooiverleningsprocedure kan voor een groot aantal landen een inhoudelijk getoetst octrooi worden verkregen. De keuze waar de nationale octrooien gevestigd worden kan worden uitgesteld tot het moment waarop het octrooi wordt verleend. Pas op dat moment kan worden besloten voor welke landen het octrooi werkelijk relevant is.
11. Wat is een PCT-aanvrage?

Een PCT-aanvrage is een octrooiaanvrage voor gelijktijdig maximaal ruim 140 landen. PCT staat voor “Patent Cooperation Treaty”. In tegenstelling tot een nationale of Europese octrooiaanvrage kan langs deze weg geen octrooi worden verleend. Een internationale organisatie(World Intellectual Property Organization, kortweg WIPO) zorgt voor het verrichten van een nieuwheidsonderzoek en desgewenst een voorlopige inhoudelijke beoordeling. De aanvrager - en doorgaans namens deze zijn octrooigemachtigde - kan tijdens de internationale procedure verbeterde stukken indienen. Na 30 maanden (in sommige landen/regio’s zelfs later) kan de internationale octrooiaanvrage als nationale of regionale octrooiaanvrage worden voortgezet.
12. Wat is een internationale octrooiaanvrage?

Een internationale octrooiaanvrage is een andere benaming voor een PCT-aanvrage.
13. Waar wordt een PCT-aanvrage ingediend?

Een Nederlandse aanvrager kan een PCT-aanvrage (in het Nederlands) indienen bij het NL Octrooicentrum, bij het Europees Octrooibureau (in het Engels, Frans of Duits) of bij het Internationale Bureau van de WIPO (in het Engels, Frans of Duits of in het Nederlands, echter in dat geval moet de PCT-aanvrage vertaald worden in een van de eerder genoemde talen). Deze organisaties zijn uitvoeringsorganen van het samenwerkingsverdrag.
14. Hoe verloopt een PCT-procedure?

Tijdens de internationale fase van de PCT-procedure wordt een nieuwheidsonderzoek verricht. Wanneer in een prioriteitsaanvrage een onderzoek van het Internationale type is uitgevoerd, kunnen de resultaten hiervan tegen een vermindering van de kosten worden meegenomen naar de PCT-procedure. Optioneel kan tijdens de PCT-procedure door argumentatie en eventueel aanpassen van de conclusies de eindbeoordeling voor de PCT-aanvrage worden beoordeeld. De internationale fase duurt voor de meeste landen tot 30 maanden na de eerste indieningsdatum. Voor elk van de bij het PCT-verdrag aangesloten landen kan tijdens de internationale fase de aanvrage worden voortgezet in de nationale of regionale fase. Pas in de nationale of regionale fase kan de aanvrage daadwerkelijk tot een verleend octrooi komen.
15. Hoe lang duurt een PCT-procedure?

De levensduur van een PCT-aanvrage is in principe dertig maanden. Na deze periode komt de PCT-aanvrage te vervallen. Deze PCT-aanvrage moet dan zijn omgezet in nationale of regionale octrooiaanvragen.
16. Wat zijn de belangrijkste voordelen van een PCT-aanvrage?

Het indienen van een PCT -aanvrage kan met name interessant zijn indien wordt overwogen om in een groot aantal landen octrooi aan te vragen en/of indien het gewenst is om de verleningsprocedure, en de daarmee gepaard gaande kosten, zo lang mogelijk uit te stellen. Door middel van een PCT-aanvrage is het moment van indiening van nationale en/of regionale octrooiaanvragen te verleggen van twaalf maanden naar dertig maanden na de eerste indieningsdatum. Bovendien kan in de tussentijd het voorlopig inhoudelijk oordeel omtrent de haalbaarheid van de octrooiaanvrage worden verkregen, waardoor er meer duidelijkheid is ten aanzien van de mogelijkheden tot verlening van handhaafbare octrooien op het moment dat moet worden besloten tot indiening van eventuele regionale en/of nationale octrooiaanvragen. Ook geeft de PCT-aanvrage de uitvinder extra tijd om de uitvinding commercieel te ontwikkelen, voordat de vaak grote uitgaven in de nationale verleningsprocedures moeten worden gedaan.
17. Wat zijn de belangrijkste nadelen van een PCT-aanvrage?

Afhankelijk van het aantal landen waarvoor uiteindelijk bescherming wordt gezocht kan het doorlopen van de PCT-procedure mogelijk extra kosten met zich meebrengen ten opzichte de situatie waarbij binnen het prioriteitsjaar direct in de landen waarvoor bescherming gewenst is een octrooiaanvrage wordt ingediend. Een ander nadeel kan zijn dat de eventuele daadwerkelijke verlening van octrooi langer op zich kan laten wachten.
18. Wat is een wereldoctrooi?

Een wereldoctrooi bestaat niet. Zelf met behulp van nationale octrooien is het niet mogelijk wereldwijd octrooi te verwerven. Los van de zeer aanzienlijke kosten die het met zich meebrengt om in meer dan honderd landen een octrooi te vestigen (naar schatting meer dan 500.000 euro) en in stand te houden, kennen niet alle landen een octrooiwetgeving.